Enregistrement des marques en Espagne — OEPM et EUIPO

Qu’est-ce qu’une marque ?

Une marque (marca) est un signe susceptible de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre. Elle peut consister en :

• Des mots (noms de marque, dénominations sociales)
• Des lettres et des chiffres
• Des logos et dispositifs graphiques
• Des couleurs (dans des combinaisons spécifiques)
• Des formes tridimensionnelles (formes de produits, emballages)
• Des sons et des mélodies
• Des hologrammes et des marques multimédias (depuis le Règlement UE sur les marques de 2019)

Le droit espagnol des marques est régi par la Ley 17/2001 de Marcas, telle que modifiée à la suite de la Directive UE sur les marques 2015/2436.

Voies d’enregistrement pour l’Espagne

Voie 1 : marque nationale espagnole (OEPM)

Déposée auprès de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dont le siège est à Madrid. Protège la marque exclusivement sur le territoire espagnol. Économique si l’Espagne est le marché cible principal ou unique.

Étapes clés :

1. Recherche de marques pour vérifier l’existence de marques conflictuelles antérieures
2. Dépôt de la demande (en ligne via le portail OEPM ou par l’intermédiaire d’un mandataire)
3. Examen de forme : l’OEPM vérifie les formalités et les motifs absolus de refus (pas de marques génériques, pas de marques contraires à l’ordre public, etc.)
4. Publication au BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) — 2 mois pour l’opposition des tiers
5. Période d’opposition : tout titulaire d’un droit antérieur peut s’opposer dans les 2 mois suivant la publication
6. Enregistrement si aucune opposition ou si l’opposition est résolue en faveur du demandeur
7. Certificat délivré ; protection à compter de la date de dépôt (et non de la date d’enregistrement)

Délai habituel : 4 à 8 mois sans opposition.

Taxe OEPM (2025 environ) : 157,17 euros pour une classe, 62,87 euros par classe supplémentaire (réduction disponible pour le dépôt électronique).

Voie 2 : marque de l’Union européenne (EUIPO)

Déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à Alicante. Un seul enregistrement de marque UE (EUTM) couvre simultanément les 27 États membres de l’UE, y compris l’Espagne.

Étapes clés :

1. Recherche préalable à l’EUIPO (et optionnellement dans les offices nationaux)
2. Demande en ligne sur euipo.europa.eu
3. Examen des motifs absolus par les examinateurs de l’EUIPO
4. Publication au Journal officiel de l’EUIPO — 3 mois pour l’opposition des tiers
5. Période d’opposition : les tiers peuvent s’opposer dans les 3 mois
6. Enregistrement si aucune opposition ou si l’opposition est résolue en faveur du demandeur

Délai habituel : 4 à 6 mois sans opposition.

Taxe EUIPO (2025) : 850 euros pour une classe (en ligne), 50 euros pour la deuxième classe, 150 euros à partir de la troisième classe.

Avantage clé : un seul enregistrement, protection uniforme dans toute l’UE. Plus économique que 27 enregistrements nationaux distincts. Particulièrement important pour les entreprises opérant dans plusieurs pays de l’UE.

Risque clé : une marque antérieure conflictuelle n’importe où dans l’UE peut bloquer l’enregistrement ou entraîner l’invalidation dans toute l’UE. Le principe de « caractère unitaire » signifie qu’une opposition aboutie annule la marque dans toute l’UE. Pour les marques présentant des conflits potentiels dans un pays mais pas dans d’autres, la voie nationale (ou une approche sélective pays par pays) peut être préférable.

Voie 3 : enregistrement international (Système de Madrid)

Le Protocole de Madrid (administré par l’OMPI) permet l’enregistrement dans plusieurs pays (plus de 180 signataires, y compris l’UE/EUIPO) par le biais d’une seule demande internationale via l’OEPM (en tant qu’office d’origine) ou l’EUIPO.

Recommandé pour les entreprises ciblant simultanément plusieurs marchés en dehors de l’UE (ex. Royaume-Uni post-Brexit, États-Unis, Chine, Japon, Australie).

La procédure : dépôt international via l’OMPI sur la base d’une « marque de base » (enregistrement ou demande espagnol ou UE existant). L’OMPI transmet la demande à chaque pays désigné, où l’examen national s’applique. Chaque pays peut refuser dans un délai de 12 à 18 mois ; une fois approuvée, la marque est enregistrée à l’échelle nationale dans chaque pays.

Classes de produits et de services (Classification de Nice)

Toutes les demandes de marque doivent préciser la ou les classe(s) de produits ou services à couvrir, en utilisant la Classification de Nice (45 classes : 1 à 34 pour les produits, 35 à 45 pour les services). La protection de la marque s’étend uniquement aux classes enregistrées et aux domaines étroitement liés.

La sélection stratégique des classes est importante :

• Enregistrer dans les classes correspondant réellement à vos produits/services
• Envisager l’enregistrement dans des classes adjacentes où un concurrent pourrait tenter de vous bloquer
• Pour les enregistrements « défensifs » dans des classes sans activité actuelle, la déchéance pour non-usage (caducidad por falta de uso) s’applique après 5 ans d’inexploitation

Procédure d’opposition

Tout titulaire d’un droit antérieur (marque antérieure enregistrée dans les mêmes classes ou des classes similaires, marque non enregistrée avec usage antérieur, dénomination sociale, droit d’auteur) peut s’opposer à une nouvelle demande de marque pendant la fenêtre d’opposition.

L’opposition est appréciée sur la base :

• De l’identité ou de la similitude des marques en conflit (similitude visuelle, phonétique, conceptuelle)
• De l’identité ou de la similitude des produits/services
• Du risque de confusion dans le public pertinent (y compris le risque d’association)

L’OEPM ou l’EUIPO conduit une période de refroidissement (2 mois) pour que les parties négocient, suivie d’un examen au fond si aucun accord n’est trouvé. Chaque partie peut faire appel du résultat auprès de la chambre de recours de l’OEPM ou de l’EUIPO, puis ultérieurement auprès des tribunaux espagnols ou de la CJUE.

Maintien de la marque : obligation d’usage

Une marque enregistrée doit faire l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné dans les 5 ans suivant l’enregistrement (ou 5 ans après la fin d’une période d’opposition). L’absence d’usage dans ce délai donne aux tiers le droit de demander la déchéance pour non-usage (caducidad).

L’usage doit être sérieux : un usage purement symbolique destiné uniquement à conserver les droits est insuffisant. L’usage par un licencié est pris en compte si dûment autorisé. L’usage doit porter sur les classes enregistrées.

Défense des marques en Espagne

Voie civile

Les titulaires de marques enregistrées peuvent poursuivre les contrefacteurs devant les Juzgados de lo Mercantil pour :

• Injonction (cese del uso)
• Saisie et destruction des produits contrefaisants
• Dommages et intérêts (en application de la Directive européenne sur les dommages telle que transposée en Espagne)
• Publication du jugement aux frais du contrefacteur

Des mesures provisoires urgentes (injonctions ex parte, ordonnances de saisie) sont disponibles et fréquemment utilisées dans les affaires de contrefaçon.

Voie pénale

La contrefaçon de marque à l’échelle commerciale est une infraction pénale en vertu du Code pénal espagnol. Les unités de propriété intellectuelle de la Policía Nacional et de la Guardia Civil coordonnent leurs actions avec les titulaires de marques dans le cadre d’opérations anti-contrefaçon, notamment aux frontières et sur les marchés.

Inscription au registre des douanes

L’inscription de votre marque auprès des douanes espagnoles et européennes (via le système COPIS/IPCU en vertu du Règlement UE 608/2013) permet aux agents des douanes de retenir des marchandises potentiellement contrefaisantes dans les ports et aéroports espagnols.

Questions fréquentes

Dois-je enregistrer ma marque à l’OEPM ou à l’EUIPO ? Pour les entreprises opérant principalement en Espagne, la voie nationale OEPM est moins onéreuse. Pour les entreprises ayant une activité à l’échelle de l’UE ou des projets d’expansion en Europe, la EUTM à l’EUIPO offre un meilleur rapport qualité-prix. De nombreuses entreprises enregistrent les deux — la EUTM pour une protection à l’échelle de l’UE et la marque nationale espagnole en solution de repli si la EUTM est ultérieurement annulée en Espagne.

Une marque non enregistrée peut-elle être protégée en Espagne ? Oui, par le biais du droit de la concurrence déloyale (competencia desleal) et de la doctrine des marques notoirement connues (marca notoria). Toutefois, la charge de la preuve des droits antérieurs et de la notoriété incombe à l’utilisateur, et la protection est géographiquement et par classe limitée par rapport aux marques enregistrées. L’enregistrement est toujours recommandé.

Que faire si la marque que nous souhaitons est déjà déposée en Espagne ? Les options incluent : négocier un accord de coexistence avec le titulaire existant, acquérir la marque existante, choisir une marque alternative, ou contester l’enregistrement existant (s’il n’a pas été utilisé depuis plus de 5 ans ou s’il a été enregistré de mauvaise foi).

Notre dénomination sociale nous confère-t-elle automatiquement une protection de marque ? Non. Une dénomination sociale enregistrée au Registre du commerce (Registro Mercantil) donne le droit d’utiliser ce nom dans le commerce mais ne confère pas automatiquement de droits de marque. Un enregistrement de marque distinct est nécessaire pour la protection de la marque.

Comment protéger notre marque au Royaume-Uni après le Brexit ? Depuis le 1er janvier 2021, les marques britanniques sont distinctes des marques UE. Les titulaires de EUTM ont eu leurs enregistrements automatiquement « clonés » en marques comparables britanniques par l’IPO britannique. Pour les nouvelles demandes, des dépôts distincts de EUTM et de marque britannique sont requis. Le Protocole de Madrid peut couvrir à la fois l’UE et le Royaume-Uni dans une seule demande internationale.